Terceiros precisam de autorização para produzir, usar ou vender produtos patenteados, como prevê o artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Por isso, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ganho de causa a uma indústria de plásticos que comprovou que uma concorrente, fabricante de forros de PVC, estava utilizando um modelo de utilidade patenteado em seus produtos sem permissão.
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O colegiado acolheu integralmente os fundamentos da sentença, inclusive determinando reparação material, por entender que a conduta da ré restringiu a livre concorrência de forma desleal, excedendo manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pelos bons costumes.
Para o relator da apelação, desembargador Ney Wiedemann Neto, o fato de a ré possuir licença do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) para explorar determinado produto em seu aspecto visual não impossibilita a violação de uma patente de modelo de utilidade que recaia sobre o aspecto funcional do produto — o caso dos autos.
“Ademais, a utilização indevida, pela ré, de modelo de utilidade devidamente patenteado pela autora presume que a parte ré desviou clientela; isto é, teve um proveito econômico parasitário, em detrimento da autora. Vale dizer, a atividade culposa e ilícita da ré presume que a autora deixou de lucrar; isto é, sofreu dano material, traduzido, na espécie, nos lucros cessantes”, complementou Wiedemann no acórdão.
Ação indenizatória
A indústria de plásticos, com sede em Tapejara, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização contra a fabricante de forros de PVC, sediada em Santa Maria. Afirmou que a ré vem utilizando em sua linha de produção o modelo de utilidade conhecido como “disposição construtiva em elementos de encaixe traseiro para peça de união de rodaforro”, tecnologia registrada no Inpi em novembro de 2012.
A comercialização de produto copiado, com as mesmas características do original patenteado, alegou a autora, vem lhe causando prejuízos financeiros. Por isso, pediu reparação por danos morais e materiais.
Na contestação, a ré afirmou que utiliza desenho industrial denominado “configuração aplicada em peça de arremate para canto de roda-teto”, registrado no Inpi por uma microempresária e devidamente licenciado para uso. Logo, não se poderia falar em crime de contrafação. Pediu a improcedência da ação e a condenação da parte autora por litigância de má-fé, pois as alegações objetivam denegrir a sua imagem no mercado, disse.
Sentença parcialmente procedente
Em julgamento de mérito, a 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria deu parcial procedência à ação indenizatória, reconhecendo apenas o dano material. O julgador viu ‘‘inequívoco nexo de causalidade’’ entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pela autora, por uso de patente de modelo de utilidade sem autorização, configurando a contrafação. Logo, em face da conduta ilícita, há dever de reparação, como sinalizam os artigos 187 de 927 do Código Civil.
Na fundamentação da sentença, o juiz Michel Martins Arjona fez várias referências ao laudo do perito. Ao responder a um dos quesitos, observou o julgador, o perito foi enfático ao afirmar que a parte demandada não podia produzir nem comercializar o Desenho Industrial 7003054-5 (“configuração aplicada em peça de arremate para canto de roda-teto”) sem autorização da demandante. Ao fazê-los, cometeu infração ao artigo 42 da LPI.
Segundo o perito, o uso de um modelo de utilidade patenteado, considerando que este pode ter inúmeros desenhos — todos de peças que se destinem à mesma finalidade, com a mesma configuração construtiva —, está subordinado à licença prévia concedida pelo detentor da patente do modelo original. Qualquer desenho registrado por terceiro sem a devida licença infringe os direitos dessa patente.
No caso, ponderou o julgador, a microempresária não poderia ter autorizado o uso do Desenho Industrial 7003054-5 como patente, pois ela só conseguiu no Inpi o registro de “aparência ou aspecto do objeto” (fl. 197). “Assim, embora não se desconheça que a Sra. […] tenha, equivocadamente, concedido, por meio de contrato, a exploração da patente, não afasta a responsabilidade da demandada quanto à comercialização de produto sem a autorização prévia e expressa da detentora da Carta Patente de Modelo de Utilidade.”
Assim, o juízo determinou que a ré pare de utilizar, explorar ou comercializar produtos que reproduzam as características essenciais da Carta de Patente de Modelo de Utilidade 8801651-0 (“disposição construtiva em elementos de encaixe traseiro para peça de união de rodaforro”). E também a condenou ao pagamento de lucros cessantes sobre o lucro líquido obtido com a comercialização do produto contrafeito, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.
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Processo 027/1.13.0016164-7 (Comarca de Santa Maria)
https://www.conjur.com.br/2019-mai-13/industria-indenizara-concorrente-uso-patente-autorizacao
